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无效美国商标的完整攻略!


美国的商标一般有这三种核心状态:

pending(申请中)、registered(已注册)、cancelled/abandoned(已失效)

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如果你想无效美国的商标,可以根据商标的状态“对症下药”


一、Pending状态

pending就是在审查状态中的商标

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等pending商标到了异议期,我们可以在商标处于公示期的30天内提出异议,把申请中的商标拦截下来


适用理由例子
混淆可能性已有品牌:ABC FUN
Pending商标:ABCFUN
缺乏显著性销售类目:卖咖啡机
Pending商标:COFFEE MACHINE
申请人并非真实权利人抢注
欺诈、恶意申请虚构使用证据、伪造销售
商标具有欺骗性、误导性实际A产品:中国制造
A产品的Pending商标:MADE IN USA


 案例:Monster, Inc. v. Goodbeans GmbH  

Monster, Inc发现有个商标“ZUKO MONSTER”正处于公告期,认为这个商标会让消费者误以为和自己品牌有关,于是对申请人Goodbeans GmbH发出异议

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TTAB 支持Monster, Inc得异议,ZUKO MONSTER商标未获注册

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二、已注册状态

1.撤销(Cancellation)

撤销已注册的商标通常由美国商标审判和上诉委员会(下称TTAB)负责,而且对商标注册年限有要求

商标注册后前5年提起撤销,可以用到下述理由:

•未形成实际商用;

•连续3年未使用商标;

•恶意抢注;

•欺诈,虚报商品;

•通用名称;

•虚假来源;

•商标缺乏显著性,仅仅描述商品特性或功能性

如果商标的注册期超过5年,那么撤销理由就会有限制,只能用以下理由

•连续3年未使用商标;

•欺诈,虚报商品;

•通用名称;

•虚假来源;

•商标缺乏显著性,仅仅描述商品特性或功能性

 案例:REDSKINS 商标撤销  

Pro-Football, Inc名下有一条已注册的商标:REDSKINETTES,用于职业橄榄对相关的娱乐活动

一群美国原住民申请人向TTAB提起撤销商标申请,原因是该商标属于贬损性词汇,TTAB支持了申请人的撤销动议

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2.注销(Expungement)

由USPTO直接负责,能够适用的无效理由只有一个:商标注册后的3-10年内,注册人从未在美国使用该商标,也就是我们俗称的僵尸商标

25年的时候,USPTO就清理了超过5万个商标,这些商标都是代理公司弄了个网站做做样子,根本就没商用过

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3.复审(Reexamination)

如果发现商标在注册时未使用,就可以用这招,但必须得在商标注册后5年内提出

 案例:“EVERWISE CREDIT UNION”商标复审案  

“EVERWISE CREDIT UNION”商标被人举报

举报人表示在APP商店里,注册人的APP名字是以“TCU Mobile Banking”而非 EVERWISE CREDIT UNION,和注册人提交的样本时间不符

注册人随后反驳,说样本网页的顶部标语中出现了“EVERWISE CREDIT”商标,该标语位于描述信用合作社含义的部分上方,证明该商标已持续广泛使用。

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TTAB在审查样本后发现,EVERWISE CREDIT UNION 字样用与其他文字相同的字体和大小隐藏在网页文本中,消费者不会将其视为所列服务的来源标识;

其次,注册人的“ EVERWISE CREDIT UNION”商标注册日期是23年4月,23年6月才成功把自己APP更名为“ EVERWISE CREDIT UNION”,明显晚于商标注册日期

由于注册人没有再提供更有力的证据,“EVERWISE CREDIT UNION”商标被判无效

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4.法院撤销(Federal Court Cancellation)

这方法只能在你被起诉商标侵权的情况下提出

如果你不幸中招商标侵权,并发现这个商标存在以下争议,可以向法院提出反诉,请求法院判决商标无效

•恶意抢注;

•从未进行商业使用;

•连续3年未使用商标;

•通用名称;

•欺诈,虚报商品

 案例:20-cv-01100 FIREFLY商标侵权  

原告Security USA Services, LLC(下称原告Security)名下有“FIREFLY”的枪声探测系统商标,声称是通过转让的方式获得商标,并于2014年开始使用

起诉被告Invariant Corp.(下称被告Invarian)等人侵权及不正当竞争

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被告Invarian马上反诉,扔出一堆证据,表示自己从2011年起就持续商业使用 FIREFLY

反观原告Security拿不出2011年前的商业证明,所谓的转让证也没有,仅拿出一张非独占许可(被许可人不享有商标所有权)

法庭表示被告具备反诉主体资格(被诉侵权即拥有撤销资格),且原告非商标所有权人,符合15 U.S.C. § 1119撤销注册的法定条件。

判决原告败诉,所有诉讼请求均被驳回,并撤销原告的FIREFLY商标申请

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三、所需材料及费用

1.准备相关文件

文件类型主要材料
撤销申请书
双方基本信息;商标注册号;无效理由;事实依据
证据材料
*证据必须真实
含自己商标的销售记录、宣传物料等;
对方商标的违规证据、产品采购记录、销售时间等;
其他证人/证言:证明商标存在混淆,或成为通用名称等
费用异议:$600/类别
注销/复审:$400/类别

2.启动程序

申请人通过下述页面提交材料,TTAB收到申请后,会先审核材料是否符合条件。符合条件的,将正式受理,并向商标权利人送达通知

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3.审理阶段

(1)权利人回应

商标权利人需要在收到通知后的40天内提交回应文件,对撤销理由进行解释或抗辩。若权利人超时未处理,那么有可能触发违约,甚至TTAB有权直接撤销商标。

(2)证据交换与裁决

进入审理后,双方将会围绕争议点交换证据,TTAB会综合双方材料后作出决定

(3)上诉

任意一方对裁决结果不服的,可以在裁决后的30天内进向联邦巡回上诉法院提起上诉

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无论你是对商标有异议,还是无效商标,一定要找有资质的律师处理,以免出现冒签、提交虚假文书等风险

如果你对无效商标还有疑问,可扫二维码进一步咨询

⌈青枫@123tro.com⌋

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